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The Year Ahead for Technology Law

Registrar la marca: indispensable

Asesoría y protección jurídica hacen falta siempre, en cualquier negocio y en cualquier fase del mismo. Pero no cabe duda de que algunas cosas, determinados aspectos, son, simplemente, indispensables. Abriendo este año 2016 vamos a iniciar una serie de post, breves, sobre algunos de estos indispensables legales, y lo hacemos hablando sobre la necesidad de registrar las marcas.

El motivo de empezar por la marca lo explicó ya Michael Ende en “La historia interminable”, cuando nos recordaba que, lo que no tiene nombre, no existe (motivo principal de pesares y peligros para el joven protagonista de la la novela, que se las ve y se las desea para rebautizar a personajes y tierras en la obra). Esto es aplicable a cualquier producto, empresa o servicio que vayamos a ofrecer. La marca, el nombre con el que nos anunciemos y promocionemos, va a ser el primer y más decisivo elemento de identificación ante terceros, por encima en ocasiones del propio nombre o denominación social de la empresa (pues no siempre coincidirán): si no hay marca, si no hay forma de identificarnos, difícilmente existiremos. Y no, la razón social inscrita en el Registro Mercantil no es suficiente para protegernos frente al uso por parte terceros: únicamente “bautiza” a nuestra empresa, pero no impide que otros ofrezcan productos o servicios con denominaciones similares.

No vamos a ahondar en exceso aquí en la necesidad de la marca desde el punto de vista de marketing o publicidad, pero sí resulta importante que subrayemos que es precisamente a estos aspectos (publicidad, marketing… ) donde se suele dedicar un mayor volumen de esfuerzo económico: queremos que nos conozcan, llegar al consumidor, que nos distinga de nuestra competencia y se convierta en cliente (aún mejor en cliente recurrente, y todavía mejor si habla bien de nosotros). Puede que pensemos que no importa pagar a abogados (ains), pero… ¿quién se resiste a anunciarse con todo lo posible?.

Todo este esfuerzo (económico, de tiempo…) puede no servir de nada si no hemos protegido previamente la marca que estamos tratando de promocionar. Es más, puede que incluso nos metamos en problemas.

Pero ¿tanto riesgo hay por no registrar la marca? Pues, la verdad, sí. Tenemos riesgos de todos los colores y gustos, aunque los dos principales son:

  • Que la marca que hemos elegido ya exista, y sea titularidad de un tercero, al que ya os adelanto que a buen seguro no le va a hacer ninguna gracia que estemos usando un activo de su propiedad industrial que tiene registrado. Ni a sus abogados tampoco (creedme, soy uno de ellos). Su respuesta puede ir desde el requerimiento de cesación de uso a la acción judicial para obtener resarcimiento por utilización indebida. Algo que, además de hacernos contestar al burofax de un abogado (que sé que no os gusta), puede obligarnos a desprendernos de los dominios web que vengamos utilizando (si incluyen la marca), nuestros rótulos, imagen corporativa, nombre de productos o servicios… ¡Cuánto dinero y tiempo dedicado inútilmente, verdad?
  • O también podemos encontrarnos con que un tercero decida registrar nuestra marca. En este caso, la situación no es mejor que en anterior. La marca inicialmente no existía pero hemos trabajado tanto y tan bien para posicionarla, que un tercero viendo nuestra falta de prudencia al no registrarla se nos ha adelantado. Podremos tratar de demostrar mala fe, aprovechamiento del esfuerzo ajeno, etc. etc., pero de primeras se trata de un procedimiento complicado y, aunque lo consiguiéramos, el lío ya está montado. Con lo sencillo que habría sido evitarlo.

Y, aparte de evitar estos riesgos, ¿qué ventajas tiene la marca para que sea un indispensable? Pues también en este caso son numerosas:

  • En primer lugar otorga protección a la denominación de nuestros productos y servicios, pero además supone incorporar un activo a la empresa que podremos valorar como parte de la misma (incluso en procesos de entrada de capital, due diligences económicas o jurídicas…).
  • Estos activos pueden suponer igualmente otra entrada de capital para la empresa, en forma de licencias de uso, franquicias…
  • Además, en determinados territorios usar nuestra marca incopora ventajas fiscales. Así, en el Pais Vasco las empresas que dispongan de la plena propiedad de una marca pueden reducir de la base imponible del impuesto de sociedades el 5% del precio de adquisición (o coste de producción) de los elementos de la propiedad industrial o intelectual que utilicen en el desarrollo de su propia actividad económica, lo que por supuesto incluye las marcas, hasta el 0,5% de los ingresos de la actividad económica en que se utilicen dichas marcas.
  • Con el adecuado estudio y planificación legal, nos permite ir configurando lo que se conoce como familia de marcas, entre distintos productos o servicios, y obtener una protección aún mayor. Igualmente nos posiciona mejor para conflictos con nombre de dominio, en casos de competencia desleal, para demostrar notoriedad…

Registrar una marca antes de iniciar una actividad profesional, un nuevo producto o servicio, aconseja un estudio previo adecuado que no debe reducirse a “la presento en la Oficina Española de Patentes y Marcas” y listo. Elegir bien entre las diferentes opciones que se nos presenten es de una importancia mayúscula, tanto en lo que se refiere a si es denominativa, gráfica o mixta, como sobre la clase o clases específicas que se ajusten a los usos que pretendamos proteger. Podemos perder una marca por registrarla para una clase que no utilizamos, o convertirla en ineficaz por haber elegido unos términos demasiado genéricos. Además, sin la adecuada asesoría podemos caer en manos de “listos” como estos.

Que algo sea “marca de la casa” suele ser sinónimo de calidad, de carácter distintivo y de diferenciación, lo que se pretende trasladar cuando otorgamos esa distinción a algo. Esto, es marca de la casa, lo nuestro, lo que hacemos bien. Lo que somos. Y protegerlo resulta indispensable.

Delitos contra la propiedad intelectual

El viento aumentó hasta ser un aullido; las olas entrechocaron sus escudos: el chubasco entero rugió, se dividió y crepitó en torno a nosotros como un fuego blanco por la pradera, en que ardíamos sin consumirnos…”. Pocos pasajes definen mejor la tormenta perfecta a la que se enfrentan las páginas de enlaces que este fragmento de Moby Dick, la obra maestra de Herman Melville. Si en el pasado les hablábamos de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y sus consecuencias para este tipo de webs, en lo que supuso el primer embate serio contra su casco, en este año que comienza la nave hace aguas por sus cuatro costados. Las bombas de achique comienzan a no dar abasto… y, en muchos casos, la orquesta sigue tocando.

Primero vino la sentencia Svensson, y su intepretación sobre la posibilidad de que un simple enlace implique una comunicación pública no autorizada. Después, la reforma del Código Penal y su remozado artículo 270, que tipifica el hecho de facilitar “el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de sus titulares”, cuando medie ánimo de lucro y se perjudique a un tercero. Y ahora ve la luz la Circular 8/2015, de 21 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado (PDF), que analiza esta reforma y establece criterios comunes de actuación para los fiscales ante este tipo de conductas, y ante otras muchas que vulneran los derechos de los creadores y la industria cultural.

Antes de abordar el documento, permítanme tres apuntes: el primero, indefectiblemente, pasa por recordar la necesaria intervención mínima del derecho penal, que debe reservar su actuación a aquellas conductas más graves. Así lo recuerda la propia norma, al recoger en su exposición de motivos “que la Ley de Propiedad Intelectual es el instrumento de protección natural en esta materia y que es absolutamente necesario lograr un cierto equilibrio entre esa protección de la propiedad intelectual y la que también deriva del legítimo uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación”. La segunda es el principio de legalidad, según el cual no se puede condenar a una persona por un delito que no estuviese tipificado y vigente en el momento de su comisión, por lo que esta nueva normativa no es aplicable a aquellas conductas anteriores al 1 de julio de 2015. Y la tercera, más política que jurídica, es destacar la celeridad de la fiscalía a la hora de abordar estas cuestiones: hacer público un análisis tan sólido pasados menos de seis meses de la entrada en vigor de la norma es más que elogiable, por la seguridad jurídica que aporta. Nuestras felicitaciones por ello.

Con la concisión implícita en el formato, me gustaría destacar algunos aspectos de la Circular que clarifican el panorama de los delitos contra la propiedad intelectual:

  • Ratifica la aplicación de la interpretación realizada en la sentencia Svensson al ámbito penal: aquellos enlaces que permitan acceder a una obra protegida a un público nuevo, distinto al previsto por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la difusión inicial de la obra, constituyen una comunicación pública potencialmente delictiva.
  • Analiza el nuevo artículo 270.2 del Código Penal, que atañe tanto a las páginas de enlaces como a los servidores que alojan contenidos, y lo pone en relación con las exenciones de responsabilidad previstas en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y con la regla del conocimiento efectivo. La fiscalía va a realizar una interpretación amplia de este concepto, basándose en la abundante doctrina del Tribunal Supremo que no considera imprescindible que medie notificación por la autoridad competente. En su opinión, basta con que se demuestre que el responsable del sitio web tenía conocimiento del hecho delictivo, algo bastante probable en una página que se titule “estrenos gratis” o similar.
  • Para que hablemos de delito se requiere un “beneficio económico directo o indirecto”, que la fiscalía entiende que ha de tener escala comercial. El mero ahorro derivado de acceder gratuitamente a la obra no bastaría para incriminar, por lo que acceder a una película o un capítulo de una serie a través de una web de enlaces seguirá sin ser delito; pero sí sería penalmente reprobable el obtener ingresos publicitarios, fruto de publicarla en una web.
  • Recuerda que el Código Penal tipifica ahora la infracción de “prestaciones” objeto de propiedad intelectual, ya no solo de obras. Este matiz, aparentemente insignificante, permite perseguir acciones como retransmitir eventos deportivos a través de Internet, por poner un ejemplo.

La Circular no se detiene aquí: aborda otras novedades, como la nueva redacción del artículo dedicado a la eliminación o elusión de la protección de software u otras obras protegidas (chipeado de consolas, crackeado de licencias, descifrado de DVDs…), los subtipos agravados o las medidas (cautelares o definitivas) que se ponen a disposición de los jueces para luchar contra estas infracciones. Por limitaciones de espacio no podemos abordarlas hoy, pero esperamos poder hacerlo más adelante. Entretanto, les invito a hojear el documento o cuando menos, si no tienen tiempo para estudiar sus más de 70 páginas, sus conclusiones (páginas 62 y siguientes). Y si, por alguna casualidad, tienen una web de enlaces, ¡piénsenselo dos veces antes de seguir operando desde España! ¡Las penas son realmente elevadas!

El (supuesto) ultimátum de la AEPD

Dice la 22ª edición del Libro de Estilo de El País que “los titulares han de ser inequívocos, concretos, accesibles para todo tipo de lectores y ajenos a cualquier clase de sensacionalismo”. Si bien es cierto que esta exhortación, tan lógica y cabal, se ve cuestionada día tras día por las imposiciones del marketing, la búsqueda del equilibrio entre lo atractivo y lo veraz debe de ser, en mi opinión, la meta de todo periodista al encabezar una noticia. Cuando ese equilibrio se rompe, puede suceder que te hagan un “zasca” en toda regla, y eso es lo que le ha pasado a El Confidencial en el día de ayer.

Partamos de una realidad: a raíz de la declaración de invalidez del marco Safe Harbor por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Agencia Española de Protección de Datos remitió una serie de requerimientos a aquellas entidades que, al declarar sus ficheros, manifestaron que transferían datos personales a empresas estadounidenses adheridas a los principios de Puerto Seguro. Básicamente, se les instaba a comunicar a la AEPD, antes del 29 de enero de 2016, si iban a continuar realizando las transferencias y, de ser así, cómo pretendían adecuarse a la normativa de protección de datos.

Partiendo de esta realidad, El Confidencial decidió titular: “Ultimátum de la AEPD a empresas españolas: prohibido usar Dropbox o Google Apps“… y, ante el revuelo formado (ni se imaginan la cantidad de llamadas recibidas ayer en el despacho), la propia Agencia se vio obligada a publicar un desmentido en su página web, que les invito a leer: ni existe tal ultimátum, ni oficialmente se prejuzga la adecuación a la legalidad de las herramientas en cuestión.

No es práctica de nuestro bufete criticar publicaciones ajenas pero, dadas las circunstancias, me van a permitir que les aclare un par de puntos sobre el resto del artículo, habida cuenta que el titular se cae por su propio peso. El cuerpo de la noticia comienza de forma impecable: si transferíamos datos a Estados Unidos amparados en que el destinatario estaba acogido al marco Safe Harbor, tenemos que buscar una nueva base legal para hacerlo de entre las que nos ofrece la Ley: autorización de la directora de la AEPD o encaje en alguna de las excepciones previstas (entre ellas, el consentimiento); y debemos informar a la Agencia de nuestra decisión, en el plazo indicado.

A partir de ahí, y a la hora de poner ejemplos, vuelven los deslices. El principal tiene que ver con Twitter, y aunque la explicación es un poco técnica, voy a tratar de exponerla de forma comprensible. La Agencia distingue entre dos tipos de “responsables” a efectos de la LOPD: por un lado, habla del “responsable del fichero”, que básicamente es quien ostenta el control sobre el fichero en su conjunto; y por otro, de “responsable del tratamiento”, que decide sobre concretas acciones que se realizan con los datos registrados en él. Habitualmente, ambas categorías confluyen en la misma persona, pero no siempre es así: piensen en la inclusión de un ciudadano en un registro de morosos. El responsable del fichero es la empresa que gestiona el listado como tal, mientras que el responsable del tratamiento es la entidad que toma la decisión de incribir al supuesto causante del impago, y la que responderá en caso de error. Gracias a esta construcción, empresas como Equifax o Experian apenas son sancionadas, mientras sus clientes (especialmente, empresas de telefonía) copan el podio de los infractores de la LOPD año tras año.

Pues bien, esta estructura es igualmente aplicable a plataformas sociales como Twitter: si una empresa española abre una cuenta en dicha red, el responsable del fichero será Twitter Inc., con sede en San Francisco, mientras la empresa será únicamente responsable de los tratamientos que realice con los datos de sus seguidores, por poner un ejemplo. Cada una responderá de aquellas áreas a las que alcance su capacidad de decisión, por lo que difícilmente se podrá obligar a la empresa de nuestro ejemplo a inscribir un fichero de la red social, adoptar ciertas medidas de seguridad o solicitar autorizaciones de transferencias internacionales, porque el responsable de asumirlas sería, en último caso, Twitter.

Aclarado este punto, y siguiendo con el ejemplo, ¿realiza Twitter transferencias internacionales de datos desde España a Estados Unidos? Aunque la respuesta a esta pregunta requeriría conocer mejor la infraestructura de servidores de esta plataforma, me inclino por el “no”, por un motivo sencillo: quienes envían los datos al extrajero son los propios tuiteros, al editar sus perfiles, publicar sus actualizaciones, interactuar… Dicho de otra forma, son los usuarios quienes, voluntariamente, depositan sus datos en los servidores de Twitter.

Por todo lo anterior, afirmar (como parece hacer el artículo) que el simple uso de un widget de Twitter implica la necesidad de justificar exportaciones de datos ante la AEPD es, cuando menos, aventurado, incluso falto de prudencia, en el sentido que la RAE le atribuye en la primera de sus acepciones.

Y, si les interesa el tema, pueden profundizar en informes como este, o las páginas 340 y siguientes de la obra “Protección de datos: comentarios al reglamento“, editada por Lex Nova. ¡No tienen pérdida!

Black Friday. Guía para vendedores online.

Tras el “Single’s day”, el “Black Friday” y el “Cibermonday” están ya a la vuelta de la esquina. Ambas, tradiciones importadas de EE.UU. (que da el pistoletazo de salida a las compras navideñas con descuentos especiales tras su día de Acción de Gracias) que en España calan cada vez más. Para este año, se prevén unas transacciones de 1.172 millones de euros en el entorno online, lo que de confirmarse implicará un nuevo récord de ventas. Al parecer, Seur realizó en 2014 un 33% más en envíos en estas fechas, y este año se prepara para un incremento del 25% respecto al año pasado… todo un indicador del éxito del comercio electrónico.

También cada vez son más las marcas, tiendas y marketplaces que se lanzan a promover el Black Friday con ofertas en sus páginas web y tiendas online. Aprovechando que el próximo viernes 27 de noviembre será uno de los días donde más transacciones se efectuarán, vamos a recordar algunas cuestiones que los vendedores deben tener en cuenta.

El gran aliciente de estas fechas son las rebajas. Cabe recordar que las ofertas y promociones son vinculantes y pocas excusas valen ante fallos al definir la oferta, las características del producto o su precio. Cualquier error en la publicidad se interpreta siempre a favor del consumidor o usuario, y como bien saben nuestros lectores, coletillas como el ya clásico “salvo error tipográfico” no cuelan.

La información facilitada por el vendedor debe ser muy clara y concisa respecto a su identidad, vías alternativas de contacto y ejercicio de derechos por parte de los usuarios. Y también debe ser precisa la indicación de los pasos para la contratación, de las condiciones legales aplicables a la misma, del tratamiento de datos personales (especialmente en cuanto a su finalidad publicitaria), del etiquetado o envasado, de las garantías, de los gastos de transporte, de la forma de pago… y, especialmente, de las condiciones de la promoción.

Y es que resulta muy relevante distinguir entre promociones aisladas o aquellas otras que afecten al menos a la mitad de los artículos puestos a la venta, pues las obligaciones publicitarias son distintas.  Las promociones globales requieren que se aporte mucha más información de lo habitual, como por ejemplo, los precios del descuento, la duración o las reglas específicas aplicables a las mismas (por ejemplo, el número de existencias si son limitadas, o las condiciones de las ofertas con regalos). En este sentido, contar con un texto legal específico para las promociones, que complemente el general dl sitio web, será sumamente útil para prevenir malentendidos y reclamaciones.

Otra duda recurrente en cuanto al comercio electrónico es el alcance del derecho de desistir del contrato que la ley otorga al consumidor o usuario que compra o contrata a través de Internet un bien o servicio. Desde verano de 2014 el derecho de desistimiento ha sido modificado, estableciendo nuevos plazos (se ha pasado de 7 a 14 días, que se amplían hasta 12 meses para los casos en los que el vendedor no facilite la información adecuada), o aclarando cuestiones relevantes sobre los gastos de devolución o las penalizaciones por el desistimiento. No basta, por tanto, con informar al consumidor en el entorno online, sino que deben establecerse también los procedimientos internos oportunos para atender las peticiones realizadas por los usuarios.

El desistimiento no es universal, y en algunas ocasiones el comprador puede no tener razón. En estos casos, es fundamental conocer el alcance y los límites del desistimiento en relación a los productos o servicios que se comercializan. De esta forma, tanto la información existente en la web de forma previa, como las posteriores comunicaciones con el comprador, deben ser lo suficientemente fundadas tanto desde el punto de vista técnico como del legal, para solucionar cualquier reclamación y evitar conflictos mayores. Además, dejar todo documentado servirá para defenderse de una propuesta de sanción por algún órgano competente que haya actuado de oficio, o de una denuncia de un comprador indignado.

En este sentido, en vísperas a una de las mayores campañas de venta onlinecabe aconsejar que se revisen los textos legales y los procedimientos de venta y contratación para adecuarlos, en su caso, a la normativa, especialmente a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y a la Ley de Protección de Datos. Normativas, éstas,cuyas infracciones pueden ser perseguidas, según la materia, los casos y la gravedad, por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por la Agencia Española de Protección de Datos o por el Instituto Nacional del Consumo, e incluso por cada uno de los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

Desde luego, quien firma este artículo, comprará un año más a través de Internet el próximo viernes, y lo hará en páginas que ofrezcan toda esa información de forma adecuada, pues suelen ser sinónimo de garantía y éxito en la compra. Una garantía, además que hará que el sector del ecommerce se siga afianzando y creciendo.

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